权要“修改”的三重范围？苹果无效奥森人脸识别专利，最高院撤销国知局无效决定和一审法院判决

如果您是专利代理人或专利律师，阅读本文前请先回答下面一个问题：

若专利的权利要求布局为：

原独权1，原从权2，原从权3…

无效时将权利要求修改为：

新独权1，，新独权2…

其中，新独权1=原独权1+原从权2；新独权2=原独权1+原从权3。

也就是说，无效时将技术特征A和B合并分别合并到同1独权形成2个独权，这种修改方式可以被允许吗？或者说，这种修改超范围吗？

如果您的答案是不允许，超过范围，也不代表您不专业，因为专利局复审无效审理以及北知院一审和您一样，都认为这种修改不能被接受。

但是最高院在最近公布的一个案例（2024年1月），提出了不同的看法， 并据此撤销了北知院行政判决以及国知局无效决定，要求国知局就修改后的未评价的权利要求重新作出审查决定。

针对“修改”是否超范围，最高院在二审判决中花了大篇幅进行论述，涉及“在无效修改时修改的审查维度，对修改进行限制的原因，法律法规层面修改涉及到两个实质上范围，部门规章层面，行政审查时涉及到的另一个形式限定范围，以及非回应式的修改是否可以接受...”等。

最重要的是，对修改是否超范围，还要对权利要求是否被修改做实质审查，而确定权利要求是否实质修改，要以修改前后权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据，独权和从权撰写方式的简单转换，并列技术方案的简单拆分，不实质影响保护范围，不构成对权利要求的“修改”，自然也不存在修改是否超范围的问题。

案件基本情况

涉案专利名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”，涉及专利权人为某森公司、专利号为200480036270.2，专利权人为北京数字奥森科技有限公司，要求中国专利2003101213401优先权，优先权日为2003.12.12，经PCT国际申请后2008年在中国授权。

后于2018.10.8被苹果公司提起无效宣告，国知局2019.6.6做出无效决定，宣告专利全部无效，奥森提起行政诉讼，一审法院2020.12.30做出行政判决，驳回诉讼请求，奥森上诉至最高院。

其中，在无效过程，苹果公司提交11篇对比文件，理由主要包括：说明书公开不充分、权利要求未以说明书为依据、权利要求保护范围不清楚、权利要求不具备新颖性、权利要求不具备创造性。

奥森针对无效理由提交了权利要求的修改文本，奥森的修改方式即为本案争论的关键点。

授权权利要求包括31条权利要求，其中权1，9，15为独立权利要求，其他序号为对应在后引用的从属权利要求。

具体的，奥森对权利要求进行了如下修改：

权利要求包括12条权利要求，其中权1，4、5、7、8、11为独立权利要求，其他序号未对应在后引用的从属权利要求。

也就是说，奥森将部分从权合并进原独权形成新的独权1，5，8同时又根据部分从权特征新增了并列独立权利要求4，7，11。

国知局无效决定认为，形成新独权的修改方式不符合规定不能被接受。

2019年6月3日，国家知识产权局作出被诉决定认为：第一，本专利修改后的权利要求1-3、5、6以及权利要求8-10中引用权利要求1、5的技术方案（即指修改后文本中的相关权利要求，下同）符合《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第六十九条第一款和《专利审查指南》（以下简称专利审查指南）第四部分第三章第4.6节的相关规定，但修改后的权利要求4、7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10不符合上述规定。因此，被诉决定以某森公司于2019年5月9日提交的权利要求书中的权利要求1-3、5、6以及权利要求8-10中引用权利要求1、5的技术方案作为审查基础。其中，国家知识产权局不接受修改后的权利要求4、7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10的具体理由为：专利审查指南第四部分第三章第4.6.2节规定：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。修改后的权利要求1系将原权利要求2、4、6、7合并到原独立权利要求1中，修改后的权利要求4系将原权利要求3合并到原独立权利要求1中。即本次修改中对同一项权利要求（原权利要求1）分别补入不同的技术特征，同时形成多项新的独立权利要求（新权利要求1、4）。但是原权利要求1在经过进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新权利要求4的修改不再被接受。修改后的权利要求7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10存在上述同样的缺陷，因此同样不被接受。

奥森提起诉讼认为，国知局不仅认为新增并列的独权不能被接受，甚至引用的从权也不被接受，而从权是原本就存在的，没有经过修改，没有被实质审查就被认定无效，不符合法律规定。

一审法院认为：

本案中，修改后的权利要求1在原权利要求1的基础上增加了原权利要求2、4、6、7的技术特征，此时原权利要求1经过限定式的修改，已为新修改的权利要求1所替代。而修改后的权利要求4系原权利要求1与原权利要求3的合并，在原权利要求1已因新权利要求1替代而不存在的情况下，修改后的权利要求4不应被接受。若允许修改后的权利要求1、4同时存在，相当于一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求，则扩大了原权利要求的保护范围，不符合专利法实施细则和专利审查指南的相关规定。基于前述理由，修改后的权利要求7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10亦不应被接受。因此，被诉决定认定修改后的权利要求4、7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10不被接受的结论正确，一审法院予以确认。

奥森在上诉时，认为专利审查指南只是规定了无效时对权利要求进一步限定是合并其他权利要求的特征，但并未禁止将1个独权进一步限定为2个或者多个并列独权，而且在修改时，合并形成的新独权仍然是原权利要求的内容。

也就是说，奥森认为自己修改方式只不过是先合并再形成并列独权，而国知局和一审法院认为只能合并，不能再形成新独权，专利审查指南并没有禁止这种修改方式。“法无禁止则可为”，专利权人在修改权利要求时并非只能按照专利审查指南允许的方式进行修改，否则就变成了“法无授权不可为”，变相增加了权利人义务，违反专利法“公开换保护”原则。

二审中，最高院首先明确了，针对权利要求的修改是否应当被接受，应当依据专利法及其实施细则之规定，并考虑专利审查指南的具体指引进行。

而专利法，专利法实施细则和专利审查指南分别对应三重范围。

其中，专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”据此，专利授权程序中的权利要求修改不得超出原说明书和权利要求书所公开的发明创造的全部信息范围。

专利法实施细则第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”据此，专利确权程序中权利要求的修改还不得超出原专利的保护范围。

也就是说，专利法第三十三条规定了“信息范围”，专利法实施细则第六十九条第一款规定了“保护范围”，从专利法公开换保护的制度逻辑以及专利权人和公众利益的平衡角度，需要从“信息范围”和“保护范围”两个维度划定专利确权程序中权利要求修改幅度的法定限度。

而专利法和实施细则确定的信息范围和保护范围只是专利无效修改时的最大限度，考虑法律秩序稳定性、公众信赖利益减损和行政审查的可操作性及效率，国知局可以通过专利审查指南对权利要求修改方式予以明确并适当限制。专利审查指南明确了在专利无效时对权利要求的修改限于几类，即删除，进一步限定以及修正，而判断是否属于进一步限定则需判断新增特征是否源于其他权利要求。

其中，在对权利要求进行修改后，原权利要求的编号和引用关系已经不复存在，也即没有澄清原权利要求独权和从权从属关系的必要，专利审查指南的进一步限定中的合并是将多个权利要求的内容合并到一个权利要求，而判断是否实质修改，例如合并，应该判断修改后的权利要求范围是否实质大于或等于原权利要求的保护范围即可。

也就是说，从属权利要求虽然是引用独立权利要求，但是包括引用部分和限定部分，整体上也是一个独立方案，本质上和独权没有什么区别，这种修改方式可以理解为将从权修改为独权，而非新增权利要求，也不是合并权利要求，因为修改后的独立权利要求4和原从属权利要求3相同，所以不是合并，也就不是进一步限定，并非实质修改后的权利要求，并没有违法三重范围的限定，属于审查的基础。

回到本案，2023.12.12日，最终最高院认为奥森的这类修改方式并非对权利要求的实质修改，新的权利要求4，7应被审查，从而撤销了国知局的无效决定和北知院的一审行政判决。

而令人感概的是，该案也在当年专利保护期限终止，寿终正寝了。

总结

首先最高院明确了对专利权利要求的修改应该遵守三重范围限定，也即基于专利法三十三条，在专利申请授权阶段的信息范围限定，即权利要求的修改不得超过原始记载的范围，基于专利法实施细则第六十九条第一款，在专利无效确权阶段的保护范围限定，即无效过程的修改不得超出授权时保护范围，以及基于专利审查指南，行政审查时进一步明确化得修改方式，也即限于专利审查指南允许的几类修改方式。

第二，对权利要求修改是否超过范围，应先考虑对权利要求的修改属于实质修改，也就是通过合并或者删除后，实质缩小了权利要求修改前后的范围，而非形式上发现修改痕迹，例如新增或者合并了权利要求，如果没有缩小范围，而是和原范围相同，则不属于实质修改，则不存在修改超范围的问题。

第三，独立权利要求和从属权利要求本质是相同的，他们各自有一个对应的保护范围，从属权利要求并非只能依附独立权利要求存在，独立权利要求和从属权利要求可以互相转换。

另外，最高院还明确了，在无效时非回应式修改可以不被接受，也就是说，无效时的修改应以回应无效理由为限，而借无效修改来优化权利要求的撰写，这里非回应式的修改，不符合无效制度的目的，可以不予接受。

因此，如果国知局如果以该修改为非回应式修改做出无效决定，而非修改超过范围，可能最高院会给出支持该决定的判决。

针对非回应式修改，在专利授权阶段，也被很多人代理人使用，也就说专代理人在答复审查意见时，在克服审查指南指出的缺陷后，发现权利要求又不甚满意之处，而再次对权利要求进行撰写优化。

实际上，专利审查指南也规定了，在审查阶段对权利要求的修改应限于克服审查意见中指出的缺陷，但是实务中，如果修改没有超过原始范围，此类非回应式修改大多被审查员接受，目前还发现针对此类问题提出无效或诉讼案例。

最后，关于如何判断修改是否超过范围，可以参考下图：

注1：本文关键字“也就是说”之后，为作者总结部分，限于水平限制，可能存在误读或错误，仅供参考。