OA意见称述导致无效时合并权要特征超范围，日企一审判赔的500w可能要黄了

专利审查指南是国家知识产权局部门规章，2017-2-28日国知局对专利审查指南做出了修改，对于专利审查指南第四部分第三章第4.2节的修改，即无效宣告程序中对专利文件的修改规定做了修改。

具体的，将之前对专利文件的修改“限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”修改为“限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

也就是说，将修改限于对权利要求的合并这部分删除，或者说变更为了对权利要求的进一步限定。

这实际放松了对无效程序中对权利要求修改的限制，在以前，无效时要么删除权利要求，要么合并同一独权下从权的全部技术特征。

而修改后，合并从权的部分技术特征，甚至合并独权也可能是允许的。只要其属于对权利要求的进一步限定，而且没有扩大和超出原专利及权利要求和说明书的范围。

但在专利审查指南修改后，如何判断其修改是否允许，亦并非从新增的技术特征是否记载于权利要求或说明书中就可以简单认定，有时还需要根据专利实际的技术方案，以及审查意见中申请人的称述来判断。

以下分享的案例就是一个因为无效时对权利要求的修改被认定超范围不被接受，导致在第三次无效时权利要求无创造性被成功无效。其修改方式即为将其他独权的部分特征合并到权1中，虽然形式上并没有不符合专利审查指南的规定，但却被认定不符合专利法33条规定。

而这个专利在第一次被无效时被宣告专利有效获得维持，随后民事一审中专利权人获得判赔521W。

案情介绍

一、涉案专利的相关事实

涉案专利是名称为“火花塞”，专利号为ZL201080040132.7的发明专利，优先权日为2009年9月18日，申请日为2010年8月20日，授权公告日为2014年12月10日，专利权人为原告特殊陶业株式会社。

涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

1.一种火花塞（1），包括：绝缘体（2），具有在轴线方向上延伸的轴孔（4）；和端子电极（6），具有插通于上述轴孔的后端侧的棒状的脚部（6A）以及从上述绝缘体的后端露出的头部（6B），上述脚部（6A）的前端部固定于上述绝缘体（2），并且上述脚部（6A）的沿着上述轴线（CL1）的长度为35mm以上，上述火花塞的特征在于，上述端子电极的重心位于上述绝缘体（2）的内部，上述端子电极（6）的重心位于沿着上述轴线从上述绝缘体的后端向前端侧5mm以上位置。

2.一种火花塞（1），包括：绝缘体（2），具有在轴线方向上延伸的轴孔（4）；和端子电极（6），具有插通于上述轴孔的后端侧的棒状的脚部（6A）以及从上述绝缘体的后端露出的头部（6B），上述脚部（6A）的前端部固定于上述绝缘体（2），并且上述脚部（6A）的沿着上述轴线（CL1）的长度为35mm以上，上述火花塞的特征在于，上述端子电极（6）的重心位于上述绝缘体（2）的内部，上述绝缘体（2）的位于后端侧的后端侧主体部（10）的外径为9mm以下,上述头部（6B）的重量为0.8g以下。

3.一种火花塞（1），包括：绝缘体（2），具有在轴线方向上延伸的轴孔（4）；和端子电极（6），具有插通于上述轴孔的后端侧的棒状的脚部（6A）以及从上述绝缘体（2）的后端露出的头部（6B），上述脚部（6A）的前端部固定于上述绝缘体（2），并且上述脚部（6A）的沿着上述轴线（CL1）的长度为35mm以上，上述火花塞的特征在于，上述端子电极（6）的重心位于上述绝缘体（2）的内部，上述绝缘体（2）的位于后端侧的后端侧主体部（10）的外径为9mm以下,上述头部（6B）的沿着上述轴线的长度为5mm以下。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的火花塞，其特征在于，上述端子电极的硬度在维氏硬度150Hv以上。

5.根据权利要求1至3中任一项所述的火花塞，其特征在于，在上述端子电极的头部设置有向上述轴线方向后端侧延伸的突部。”

二、民事一审立案

案号：（2018）京73民初1603号

原告：日本特殊陶业株式会社；

被告：潍柴火炬科技股份有限公司、北京美众嘉业商贸有限公司；

法院：北京知识产权法院；

案由：侵犯发明专利权纠纷；

立案日：2018年11月29

三、第一次无效宣告

火炬公司针对涉案专利，于2020年2月17日向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出无效宣告请求，以权利要求1-5不符合专利法第二十二条第三款、说明书不符合专利法第二十六条第三款第四款为由，请求宣告涉案专利权全部无效。

其中，火炬公司提出了11组证据和公知常识，而特殊陶业株式会社也提出了4组反证。

2020年10月26日，国家知识产权局作出第46614号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。

随后潍柴火炬对该无效提其行政诉讼，请求撤销无效决定，行政一审败诉，后又提其行政二审上诉，该行政二审于2023-4-25开庭，目前（2023-7-22）还未检索到二审判决结果。

（对应庭审直播视频可以在中国庭审公开网播放-发明专利权无效行政纠纷 （2022）最高法知行终792号https://tingshen.court.gov.cn/live/34621443）

四、一审开庭和审理

无效判决后，北京知识产权法院于2020年11月9日开庭审理。

2021年4月12日，北京知识产权法院做出一审民事判决，认为被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。

被告于本判决生效之日起，立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告日本特殊陶业株式会社专利号为第ZL201080040132.7号、名称为“火花塞”的发明专利权的涉案行为，包括立即停止制造、销售、许诺销售型号为C3、A4、TURBO3547、DK7RTA、Q5887、DK7RTAI、IQ5837的七款火花塞产品；

被告潍柴火炬科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告日本特殊陶业株式会社经济损失人民币500万元及合理支出人民币211162.15元；

随后，潍柴火炬对该一审判决提起上诉，该民事二审于2023-4-25开庭，目前（2023-7-22）还未检索到二审判决结果。

（对应庭审直播视频可以在中国庭审公开网播放-侵害发明专利权纠纷 （2021）最高法知民终1979号https://tingshen.court.gov.cn/live/34621447）

五、再次无效

紧接着，在4月一审判决后，被告潍柴火炬科技股份有限公司于2021年7月和2022年10年31日再次对涉外专利提出2次无效宣告。

其中，在第三次无效宣告中，潍柴火炬公司先是认为权利要求1-5不符合26-4款的规定，后又补充意见认为权利要求1-5不符合26-4款，专利法22-2（新颖性）和22-3（创造性）的规定。

专利权人针对补充意见修改了权利要求1，将原权利要求3的部分技术特征“上述头部（6B）的沿着上述轴线的长度为5mm以下”补入权利要求1中（见上）。

在口审中，请求人潍柴火炬公司认为专利权人的修改超过范围，提出异议，在合议组当庭告知专利权人其修改不符合规定，不被接受后，请求人随即明确其无效理由为专利不符合专利法22-2（新颖性）和22-3（创造性）的规定，放弃不符合26-4款的无效理由。

其中，在无效请求审查决定书中，合议组认为，根据该专利在答复第一次审查意见通知书时陈述，明确了权利要求3解决的技术问题是：在绝缘体小径化的情况下也能防止振动而引起的破损。

因此权利要求3的该特征对端子电极头部的长度限定是绝缘体小径化的关联特征，不可拆分。而且说明书中的记载也都是基于绝缘体小径化这一前提。

也就是说，权利要求1的特征是和绝缘体小径化无关的（权利要求1主要是限定了重心的位置），权2和权3和绝缘体小径化相关联，因此将权利要求3的特征加入权利要求1超范围。

因为专利权人在无效过程中寻求修改权利要求1，缩小范围，明显让人觉得在第三次无效时，针对请求人的证据和理由，专利权人对权利要求1的新颖性和创造性失去了信心。

根据民事二审庭审中，潍柴火炬也是如此主张，专利权人在第三次无效时修改了权利要求1，而且在第二次无效的时候，专利权人就已经在修改权利要求1，说明权利要求1是不稳定的，而一审侵权判决中，7款产品都是基于权利要求1而被判赔偿500w。

果不其然，在第三次无效中，在寻求修改权利要求1不被接收后，该专利以不符合专利法22-3（创造性）的规定被无效。

后记

虽然民事二审和针对第一次无效的行政二审在2023-4-25开庭，而无效结果是2023-5-29日才出来，但专利已经被无效了，日本企业这500多w的赔偿一时半会是拿不到了。

后续如何发展，日企特殊陶业是否会针对第三次无效决定提起行政诉讼，欢迎关注本公告号，我们会持续跟踪。